INTELLECTUELE EIGENDOM IN DE DIGITALE SAMENLEVING 2016-2017
Werkcollege 1
Stellingen
a. “Als een adverteerder die gebruik maakt van keyword advertising geen commerciële band suggereert
met de merkhouder wiens merk hij gebruikt, dan is het gebruik toegestaan.”
Onjuist, in Google/Louis Vuitton wordt een positieve transparantieverplichting opgelegd aan de
keyword advertiser. Die verplichting strekt verder dan het louter niet suggereren van een
commerciele band. Het vereist onmiskenbare duidelijkheid richting de consument.
b. “Keyword advertising op basis van een bekend merk impliceert oneerlijk meeliften.”
Juist. In M&S/Interflora werd uitdrukkelijk gesteld “... dat een dergelijke selectie – wanneer een
“geldige reden” [...] ontbreekt – kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in
het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie
en het prestige ervan te profiteren...”. In geval van bekende merken (meestal het geval bij
keywords) is de merkenrechtelijke sub c. bescherming van toepassing. Een geldige reden is dan
vereist om het gebruik te legitimeren. Het aanbieden van een alternatief wordt als geldige reden
gezien in het kader van de eerlijke en gezonde mededinging (al kun je je afvragen of deze stap
nodig is……want al geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel dan – Hoogenraad/Haije).
c. “Het arrest Portakabin/Primakabin biedt wederverkopers van 2e hands goederen een ruime
mogelijkheid om zich te beroepen op de uitputtingsbeperking in het merkenrecht”.
Onjuist, in het arrest wordt juist bepaald dat de merkhouder een gegronde reden heeft om zich te
verzetten tegen het gebruik wanneer “‘de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische
band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de
wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band
tussen de twee ondernemingen bestaat…” (…)
(…) en tevens dat “‘Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet
noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de
merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de
uitputtingsregel […] te verzekeren.” De positieve transparantieverplichting werkt aldus beperkend
voor de wederverkoper.
Voor de verkoop van tweedehands producten geeft het Hof drie nadere toetscriteria. Ten eerste het
belang van de wederverkoper en de consument, dat de verkoop van dit soort producten niet onnodig
wordt beperkt. Volgens het Hof is er geen verboden gebruik van het merk als adword als de woorden
‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen.
Ten tweede de behoefte aan transparante communicatie over de herkomst van dergelijke producten.
Indien er debranding van tweedehands aangeboden producten plaatsvindt (merk verwijderen en
vervangen door een ander merk of bedrijfsnaam) is het gebruik van het (verwijderde) merk als adword
niet geoorloofd.
Ten derde, indien ook andere dan de tweedehands gemerkte producten door de adverteerder worden
aangeboden, terwijl alleen het merk in de adword advertentie voorkomt. Ten aanzien van dit element
oordeelt het Hof dat de wederverkoper van tweedehands producten die gespecialiseerd is in de verkoop
van die producten zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk
gebruik te maken. Merkgebruik in adwords is dan toegestaan, tenzij de wederverkoop van de andere dan
de tweedehands gemerkte producten gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan,
het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.
1
Werkcollege 1
Stellingen
a. “Als een adverteerder die gebruik maakt van keyword advertising geen commerciële band suggereert
met de merkhouder wiens merk hij gebruikt, dan is het gebruik toegestaan.”
Onjuist, in Google/Louis Vuitton wordt een positieve transparantieverplichting opgelegd aan de
keyword advertiser. Die verplichting strekt verder dan het louter niet suggereren van een
commerciele band. Het vereist onmiskenbare duidelijkheid richting de consument.
b. “Keyword advertising op basis van een bekend merk impliceert oneerlijk meeliften.”
Juist. In M&S/Interflora werd uitdrukkelijk gesteld “... dat een dergelijke selectie – wanneer een
“geldige reden” [...] ontbreekt – kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in
het kielzog van een bekend merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie
en het prestige ervan te profiteren...”. In geval van bekende merken (meestal het geval bij
keywords) is de merkenrechtelijke sub c. bescherming van toepassing. Een geldige reden is dan
vereist om het gebruik te legitimeren. Het aanbieden van een alternatief wordt als geldige reden
gezien in het kader van de eerlijke en gezonde mededinging (al kun je je afvragen of deze stap
nodig is……want al geen sprake van ongerechtvaardigd voordeel dan – Hoogenraad/Haije).
c. “Het arrest Portakabin/Primakabin biedt wederverkopers van 2e hands goederen een ruime
mogelijkheid om zich te beroepen op de uitputtingsbeperking in het merkenrecht”.
Onjuist, in het arrest wordt juist bepaald dat de merkhouder een gegronde reden heeft om zich te
verzetten tegen het gebruik wanneer “‘de wederverkoper, door zijn advertentie op basis van een
teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de indruk wekt dat er een economische
band bestaat tussen hem en de merkhouder, meer in het bijzonder dat de onderneming van de
wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band
tussen de twee ondernemingen bestaat…” (…)
(…) en tevens dat “‘Een advertentie die een dergelijke indruk kan wekken is immers niet
noodzakelijk om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de
merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht, en dus de bereiking van het doel van de
uitputtingsregel […] te verzekeren.” De positieve transparantieverplichting werkt aldus beperkend
voor de wederverkoper.
Voor de verkoop van tweedehands producten geeft het Hof drie nadere toetscriteria. Ten eerste het
belang van de wederverkoper en de consument, dat de verkoop van dit soort producten niet onnodig
wordt beperkt. Volgens het Hof is er geen verboden gebruik van het merk als adword als de woorden
‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ in de advertentie voorkomen.
Ten tweede de behoefte aan transparante communicatie over de herkomst van dergelijke producten.
Indien er debranding van tweedehands aangeboden producten plaatsvindt (merk verwijderen en
vervangen door een ander merk of bedrijfsnaam) is het gebruik van het (verwijderde) merk als adword
niet geoorloofd.
Ten derde, indien ook andere dan de tweedehands gemerkte producten door de adverteerder worden
aangeboden, terwijl alleen het merk in de adword advertentie voorkomt. Ten aanzien van dit element
oordeelt het Hof dat de wederverkoper van tweedehands producten die gespecialiseerd is in de verkoop
van die producten zijn potentiële klanten deze informatie moeilijk kan meedelen zonder van het merk
gebruik te maken. Merkgebruik in adwords is dan toegestaan, tenzij de wederverkoop van de andere dan
de tweedehands gemerkte producten gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan,
het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.
1
