Hoorcollege Europees economisch recht (IE-recht)
HC 1 – INTELLECTUELE EIGENDOM
7 september 2022
Merkenrecht is Europees geharmoniseerd. De eerste categorie zijn merken en handelsnamen. Merken
zijn onderscheidingstekens die gebruikt worden voor de waren / diensten van een onderneming.
Handelsnamen zijn onderscheidingstekens voor de onderneming zelf (naam van de onderneming, bijv.
KLM BV/NV). Tweede categorie zijn prestaties:
- Octrooirecht technische uitvindingen. Beperkt in duur van twintig jaar.
- Auteursrecht culturele prestaties in de zin van oorspronkelijke werken (boeken, films etc.).
o Art. 1 Auteurswet: werken van letterkunde, wetenschap of kunst.
o Rechtspraak: oorspronkelijke (originele) werken.
o Art. 10 Auteurswet: enumeratieve opsomming (niet sluitend).
- Tekeningen- en modellenrecht industrieel design, ruime categorie, incl. vormen.
Ratio van intellectuele eigendom
- Eerlijkheid in de handel
Hierbij gaat het bij onderscheidingstekens om de transparantie van de markt garanderen en het
profiteren van investeringen en voorkomen van misbruik maken van goodwill. Wat betreft de
intellectuele prestaties gaat het om investeringen beschermen tegen goedkope namaak.
- Stimuleren van innovatie
Hierbij gaat het om goodwillbescherming van bekende merken en om het merkenrecht als onderdeel van
een marketingstrategie (onderscheidingstekens). De intellectuele prestaties gaat met name om
investeringen belonen: exclusief recht maakt grote winsten mogelijk. Ook het stimuleren van innovatie en
diversiteit.
IE in het systeem van het privaatrecht
IE behoort tot het privaatrechtelijk recht van de ongeoorloofde mededinging. Het IE-recht verschaft een
uitsluitend (exclusief) recht, waarover men vrij kan beschikken. Derden kunnen inbreuk maken op het
uitsluitend recht, door het in de handel te gaan benutten. Uitsluitende rechten zijn – goederenrechtelijk
gesproken – absolute, subjectieve rechten op goederen, niet-zaken (immaterieel). Het is echter niet het
‘meest omvattende recht’ van art. 5:1 BW.
IE-rechten kun je exploiteren op twee manieren:
- Door goederenrechtelijke overdracht van het recht; IE-rechten verschaffen overdraagbare
vermogensrechten.
- Door verbintenisrechtelijke toestemming tot gebruik (licentie).
Een inbreuk op IE is een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht (art. 6:162 BW). Alle IE-rechten
zijn rechten die steunen op een wet in formele zin. Wie een door IE beschermd object verhandeld, pleegt
1
,inbreuk. De hoofdregel van het IE-recht is echter vrijheid van mededinging. Na-apen mag dus gewoon,
tenzij de wet het verbiedt.
Arresten
HR Hijskraan (1953) Thole bootst tot in detail het product (uitvinding) van Hyster na. In die tijd
bestond er in Nederland geen modellenrecht, dus het was ofwel auteursrecht ofwel octrooirecht.
Auteursrechten konden i.c. niet worden ingeroepen. In beginsel wordt het uitgangspunt van vrijheid van
handel en bedrijf (‘na-apen’) dus bevestigd door de Hoge Raad en wordt Thole in het gelijk gesteld: hij
mag van kennis en inspanning van een ander gebruikmaken, zelfs wanneer door dat gebruik bij het
publiek verwarring kan ontstaan. Dit beginsel bestaat nog steeds (vgl. HR LEGO, 2009).
In HR Hyster Karry Krane maakt de Hoge Raad één grote uitzondering: de nabootsing is alleen dan
ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde
punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan, maar men door dit na te laten verwarring sticht.
Kortom: ‘slaafse’ nabootsing (onnodige verwarring) is onrechtmatig, maar voor de rest blijft het
geoorloofd. Hier berust de bescherming ex art. 6:162 BW dus niet op inbreuk op een recht, maar op het
leerstuk van het onzorgvuldig handelen in het maatschappelijk verkeer (HR Lindenbaum / Cohen, 1919).
HR All Round / Simstars opnieuw bevestiging van het beginsel dat nabootsing is toegestaan. Hiertegen
kan met een vordering uit OD worden opgekomen, dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3 onder 1
VvP opgenomen verplichting om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging.
HR Decca / Holland Nautic (1986) het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengt mee dat een
ieder het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht draagt (i.c. verhuur vs. verkoop).
Negatieve reflexwerking
Het Nederlandse octrooirecht is streng a contrario: de vrijheid van handel en bedrijf is het uitgangspunt.
Wat niet onder een IE-recht valt, is dus geheel vrij negatieve reflexwerking (art. 2.19 BVIE) (ofwel
volledige bescherming ofwel helemaal niets). In andere landen is vaak nog wel een tussenweg.
Iets soortgelijks is er in het auteursrecht. HR Bolhoeve / Geïllustreerde Pers (1961) profijt trekken van
de aantrekkelijkheid van het product van een ander is op zichzelf niet onzorgvuldig, ook niet als dit de
ander concurrentie aandoet en hem daardoor nadeel toebrengt. De wijze waarop dat profijt trekken
geschiedt kan daaraan echter een onrechtmatig karakter geven.
In het merkenrecht moet je voldoen aan een strikte registratieplicht (art. 2.10 BVIE). Alléén
geregistreerde merken worden beschermd. Dit is nog een voorbeeld van de strikte negatieve
reflexwerking.
2
, HC 2 – MERKENRECHT
14 september 2022
Twee merkenrechten: (i) Uniemerk (Vo 2017/1001) en (ii) Benelux-merk (Merkenrichtlijn 2015/2436,
BVIE). De Vo, Rl en BVIE stemmen grotendeels overeen, de Nederlandse rechter gebruikt het BVIE. Het
merk is (art. 2.1 BVIE, III.14 Kluwer I):
- een teken (kan van alles zijn);
- dat kan worden onderscheiden;
- dat nauwkeurig en duidelijk (bijv. bij kleuren dus echt kleurcodes);
- kan worden geregistreerd.
Onderscheidend vermogen (OV)
Onderscheidend vermogen betekent herkomst identificeren: het merk leent zich om de waar als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere
ondernemingen te onderscheiden. De herkomstfunctie is de wezenlijke functie van het merk.
HR Arsenal / Reed (rov. 48): om zijn rol te kunnen vervullen dient het merk de waarborg te bieden dat
alle met dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder de controle van één en dezelfde
onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan. NB: controle betekent
niet dat die onderneming als enige het product vervaardigt.
HR L’Oréal / Bellure (rov. 58) (2009): naast de herkomstfunctie heeft het merk ook andere functies, zoals
kwaliteitsgarantiefunctie, of de communicatie-, investerings- en reclamefunctie (goodwillfunctie).
Een teken heeft onderscheidend vermogen als:
- het waren en diensten kan onderscheiden;
- naar hun herkomst uit een onderneming;
- zodat het merk zijn wezenlijke functie vervult.
De vaststelling of er onderscheidend vermogen is:
- Beoordelen naar totaalindrukken HR BHIM / Borco: geschiedt in concreto met inachtneming
van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
- Vanuit de perceptie van het relevante publiek HR Lloyd / Loint’s: publiek dat bestaat uit de
normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de
waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.
Art. 2.2bis lid 1 BVIE: vier gevallen waarin er geen onderscheidend vermogen is i.v.m. algemeen belang:
- Sub a tekens die geen merk kunnen vormen (‘dode’ bepaling in de praktijk).
- Sub b merken die elk onderscheidend vermogen missen: te algemene of afgesleten tekens,
puur decoratief ofwel informatie gebruik (bijv. ‘vernieuwde formule’). Arresten hierbij:
3
HC 1 – INTELLECTUELE EIGENDOM
7 september 2022
Merkenrecht is Europees geharmoniseerd. De eerste categorie zijn merken en handelsnamen. Merken
zijn onderscheidingstekens die gebruikt worden voor de waren / diensten van een onderneming.
Handelsnamen zijn onderscheidingstekens voor de onderneming zelf (naam van de onderneming, bijv.
KLM BV/NV). Tweede categorie zijn prestaties:
- Octrooirecht technische uitvindingen. Beperkt in duur van twintig jaar.
- Auteursrecht culturele prestaties in de zin van oorspronkelijke werken (boeken, films etc.).
o Art. 1 Auteurswet: werken van letterkunde, wetenschap of kunst.
o Rechtspraak: oorspronkelijke (originele) werken.
o Art. 10 Auteurswet: enumeratieve opsomming (niet sluitend).
- Tekeningen- en modellenrecht industrieel design, ruime categorie, incl. vormen.
Ratio van intellectuele eigendom
- Eerlijkheid in de handel
Hierbij gaat het bij onderscheidingstekens om de transparantie van de markt garanderen en het
profiteren van investeringen en voorkomen van misbruik maken van goodwill. Wat betreft de
intellectuele prestaties gaat het om investeringen beschermen tegen goedkope namaak.
- Stimuleren van innovatie
Hierbij gaat het om goodwillbescherming van bekende merken en om het merkenrecht als onderdeel van
een marketingstrategie (onderscheidingstekens). De intellectuele prestaties gaat met name om
investeringen belonen: exclusief recht maakt grote winsten mogelijk. Ook het stimuleren van innovatie en
diversiteit.
IE in het systeem van het privaatrecht
IE behoort tot het privaatrechtelijk recht van de ongeoorloofde mededinging. Het IE-recht verschaft een
uitsluitend (exclusief) recht, waarover men vrij kan beschikken. Derden kunnen inbreuk maken op het
uitsluitend recht, door het in de handel te gaan benutten. Uitsluitende rechten zijn – goederenrechtelijk
gesproken – absolute, subjectieve rechten op goederen, niet-zaken (immaterieel). Het is echter niet het
‘meest omvattende recht’ van art. 5:1 BW.
IE-rechten kun je exploiteren op twee manieren:
- Door goederenrechtelijke overdracht van het recht; IE-rechten verschaffen overdraagbare
vermogensrechten.
- Door verbintenisrechtelijke toestemming tot gebruik (licentie).
Een inbreuk op IE is een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht (art. 6:162 BW). Alle IE-rechten
zijn rechten die steunen op een wet in formele zin. Wie een door IE beschermd object verhandeld, pleegt
1
,inbreuk. De hoofdregel van het IE-recht is echter vrijheid van mededinging. Na-apen mag dus gewoon,
tenzij de wet het verbiedt.
Arresten
HR Hijskraan (1953) Thole bootst tot in detail het product (uitvinding) van Hyster na. In die tijd
bestond er in Nederland geen modellenrecht, dus het was ofwel auteursrecht ofwel octrooirecht.
Auteursrechten konden i.c. niet worden ingeroepen. In beginsel wordt het uitgangspunt van vrijheid van
handel en bedrijf (‘na-apen’) dus bevestigd door de Hoge Raad en wordt Thole in het gelijk gesteld: hij
mag van kennis en inspanning van een ander gebruikmaken, zelfs wanneer door dat gebruik bij het
publiek verwarring kan ontstaan. Dit beginsel bestaat nog steeds (vgl. HR LEGO, 2009).
In HR Hyster Karry Krane maakt de Hoge Raad één grote uitzondering: de nabootsing is alleen dan
ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde
punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan, maar men door dit na te laten verwarring sticht.
Kortom: ‘slaafse’ nabootsing (onnodige verwarring) is onrechtmatig, maar voor de rest blijft het
geoorloofd. Hier berust de bescherming ex art. 6:162 BW dus niet op inbreuk op een recht, maar op het
leerstuk van het onzorgvuldig handelen in het maatschappelijk verkeer (HR Lindenbaum / Cohen, 1919).
HR All Round / Simstars opnieuw bevestiging van het beginsel dat nabootsing is toegestaan. Hiertegen
kan met een vordering uit OD worden opgekomen, dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3 onder 1
VvP opgenomen verplichting om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging.
HR Decca / Holland Nautic (1986) het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf brengt mee dat een
ieder het risico van de wijze waarop hij zijn bedrijf heeft ingericht draagt (i.c. verhuur vs. verkoop).
Negatieve reflexwerking
Het Nederlandse octrooirecht is streng a contrario: de vrijheid van handel en bedrijf is het uitgangspunt.
Wat niet onder een IE-recht valt, is dus geheel vrij negatieve reflexwerking (art. 2.19 BVIE) (ofwel
volledige bescherming ofwel helemaal niets). In andere landen is vaak nog wel een tussenweg.
Iets soortgelijks is er in het auteursrecht. HR Bolhoeve / Geïllustreerde Pers (1961) profijt trekken van
de aantrekkelijkheid van het product van een ander is op zichzelf niet onzorgvuldig, ook niet als dit de
ander concurrentie aandoet en hem daardoor nadeel toebrengt. De wijze waarop dat profijt trekken
geschiedt kan daaraan echter een onrechtmatig karakter geven.
In het merkenrecht moet je voldoen aan een strikte registratieplicht (art. 2.10 BVIE). Alléén
geregistreerde merken worden beschermd. Dit is nog een voorbeeld van de strikte negatieve
reflexwerking.
2
, HC 2 – MERKENRECHT
14 september 2022
Twee merkenrechten: (i) Uniemerk (Vo 2017/1001) en (ii) Benelux-merk (Merkenrichtlijn 2015/2436,
BVIE). De Vo, Rl en BVIE stemmen grotendeels overeen, de Nederlandse rechter gebruikt het BVIE. Het
merk is (art. 2.1 BVIE, III.14 Kluwer I):
- een teken (kan van alles zijn);
- dat kan worden onderscheiden;
- dat nauwkeurig en duidelijk (bijv. bij kleuren dus echt kleurcodes);
- kan worden geregistreerd.
Onderscheidend vermogen (OV)
Onderscheidend vermogen betekent herkomst identificeren: het merk leent zich om de waar als
afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere
ondernemingen te onderscheiden. De herkomstfunctie is de wezenlijke functie van het merk.
HR Arsenal / Reed (rov. 48): om zijn rol te kunnen vervullen dient het merk de waarborg te bieden dat
alle met dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder de controle van één en dezelfde
onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan. NB: controle betekent
niet dat die onderneming als enige het product vervaardigt.
HR L’Oréal / Bellure (rov. 58) (2009): naast de herkomstfunctie heeft het merk ook andere functies, zoals
kwaliteitsgarantiefunctie, of de communicatie-, investerings- en reclamefunctie (goodwillfunctie).
Een teken heeft onderscheidend vermogen als:
- het waren en diensten kan onderscheiden;
- naar hun herkomst uit een onderneming;
- zodat het merk zijn wezenlijke functie vervult.
De vaststelling of er onderscheidend vermogen is:
- Beoordelen naar totaalindrukken HR BHIM / Borco: geschiedt in concreto met inachtneming
van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
- Vanuit de perceptie van het relevante publiek HR Lloyd / Loint’s: publiek dat bestaat uit de
normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de
waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.
Art. 2.2bis lid 1 BVIE: vier gevallen waarin er geen onderscheidend vermogen is i.v.m. algemeen belang:
- Sub a tekens die geen merk kunnen vormen (‘dode’ bepaling in de praktijk).
- Sub b merken die elk onderscheidend vermogen missen: te algemene of afgesleten tekens,
puur decoratief ofwel informatie gebruik (bijv. ‘vernieuwde formule’). Arresten hierbij:
3
