Art. 2.20 lid 2 onder b BVIE – Verwarringsgevaar
(i) gelijk is aan of overeenstemt met het merk, en
• HvJ Puma/Sabel: inschrijving versus gebruik (HvJ Specsavers/Asda), visuele, auditieve of begripsmatige
gelijkenis (concept, bijvoorbeeld roofdier), totaalindruk, onderscheidende en dominerende
bestanddelen
•sNeutralisatie van overeenstemming indien; HvJ Picasso/Picaro: duidelijke, vaste en onmiddellijk
begrijpelijke betekenis, gemiddelde aandachtigheid van het relevante publiek van belang
(ii) in het economisch verkeer gebruikt wordt,
- Gebruik
• HvJ Google/Louis/Vuitton: Het Hof van Justitie besliste dat de zoekmachine-exploitant geen
gebruik van het merk maakt. De adverteerder die als sleutelwoord een merk kiest, maakt
daarentegen wel gebruik van het merk.
• HvJ Red Bull/Winters: Het louter afvullen van blikjes die al zijn voorzien van het merk van de
merkhouder geldt evenmin als gebruik van een teken
• HvJ Celine: Een handelsnaam is geen merk en kan als zodanig dus in beginsel niet gebruikt
worden. Dit is slechts anders als het handelsembleem op de producten wordt aangebracht of dat de
handelsnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die naam en het product dat
door die onderneming wordt verhandeld.
• HvJ Opel/Autec
• HvJ O2/Hutchinson: Als het doel is om je eigen waren en diensten te promoten tegenover het
merk, dan wordt er ook gebruik gemaakt van het merk.
- In het economisch verkeer
• HvJ Arsenal/Reed: Hiervan is sprake wanneer het gebruik plaatsvindt in het kader van een
handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, en dan niet in de particuliere
sfeer.
(iii) met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is
ingeschreven,
• HvJ Canon/Cannon:
- Aard, bestemming en gebruik van de waren of diensten
- Concurrerend of complementair karakter van de waren of diensten
- Overige factoren distributiefactoren en producenten
(iv) indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het
gevolg is van associatie met het oudere merk
• Verwarring t.a.v.; HvJ Canon/Cannon: Herkomst van waren of diensten (directe verwarring), of
vraag of waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming (indirecte verwarring)
•HvJ Puma/Sabel: globale beoordeling, (gevaar voor) associatie onvoldoende / HvJ Adidas/Marca:
positieve vaststelling verwarringsgevaar
• Relevante omstandigheden HvJ Puma/Sabel:
- De bekendheid of OV van het merk
- Mogelijkheid van associatie met het gebruikte of ingeschreven teken
, - Mate van overeenstemming tussen merk en teken,
- mate van overeenstemming tussen waren of diensten
• Publiek; HvJ Lloyd/Loint’s: gemiddelde consument, aandachtsniveau afhankelijk van betrokken
waren of diensten
Art. 2.20 lid 2 onder c BVIE
[de merkhouder is] gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft
verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:
(i) gelijk is aan of overeenstemt met het merk
• HvJ Puma/Sabel: inschrijving versus gebruik (HvJ Specsavers/Asda), visuele, auditieve of
zzzzzzzzzzzbegripsmatige gelijkenis, totaalindruk, onderscheidende en dominerende bestanddelen
•Neutralisatie van overeenstemming indien; HvJ Picasso/Picaro: duidelijke, vaste en onmiddellijk
zzzzzzzzzzzbegrijpelijke betekenis, gemiddelde aandachtigheid van het relevante publiek van belang
MAAR
• Enkele overeenstemming is niet voldoende, net als bij sub b. De Canon/Cannon-factoren zijn ook
zzzzzzzzzzzbij dit sub van belang, maar er is een concretere maatstaf te vinden in HvJ Adidas/Fitnessworld:
-zHet moet gaan om een zodanige overeenstemming tussen teken en merk is vereist dat het
betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk. Dit is volgens HvJ Intel het geval zzindien
het teken zzhet oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde, redelijk zzomzichtige en
gemiddeld oplettende consument
• De beoordeling van de overeenstemming lijkt op die van sub b, zo stelt het Hof net als bij HvJ
zzzzzzzzzzzCanon/Cannon dat het een globale beoordeling betreft met als handvatten (zie: HvJ Intel):
- Overeenstemming merk – teken;
- Aard van de waren of diensten merk – teken
- Bekendheid merk
- Intrinsiek of door gebruik verkregen OV merk
- Bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek
(ii) ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan,
overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is
ingeschreven,
(iii) wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied
• HvJ Chevy: Aanmerkelijk deel van het publiek (mag één land van de Benelux zijn) waarvoor onder
zzzzzzzzzzzzmerk aangeboden waren/diensten bestemd zijn, omstandigheden:
zz- Marktaandeel van het merk,
zz- Intensiteit, geografische omvang en duur van het merkgebruik
zz- Investeringen om het merk die mate van bekendheid te geven
• HvJ Levi Strauss/Casucci: Beoordelingsmoment van bekendheid is tijdens het inbreukmakende zzzzzzzzzz
zgebruik
(iv) en door het gebruik [van het teken] in het economisch verkeer,
(v) zonder geldige reden,
• HvJ Interflora: Louter aanbieden van alternatief is een geldige reden omdat dit gezonde mededinging
inhoudt
