Merkenrecht I - Algemeen
Algemeen
Functies
De grondslag van de bescherming van merken moet gezocht worden in de noodzaak van
een zo ongestoord mogelijke marktwerking. Er wordt geen tijdelijk monopolie gegeven,
omdat er potentieel oneindige bescherming van onderscheidingstekens bestaat.
- Levi Strauss arrest: het doel van de Merkenrichtlijn in het algemeen is om het belang van de
merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af te wegen tegen het belang van de
andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden.
L’oréal Bellure arrest (r.o. 63) en Interflora arrest: andere belangrijke functies zijn de communicatie-, de
investerings-, en de reclamefunctie.
Gillette - Hof van Justitie EG17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177
R.o. 26: Aldus gezien, is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de
eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij
deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Om zijn
rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil
brengen, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene
waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan
worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan
★ Herkomst(garantie)functie: het merk dient om de herkomst van waren of diensten
te onderscheiden.
○ Essentieel kenmerk
○ Laat oorsprong van de waren of diensten zien
★ Communicatiefunctie
○ Het merk geeft de mogelijkheid om te communiceren. Bepaalde standpunten
kunnen gebonden worden aan de merkbekendheid. Het kanaliseert de
communicatie.
★ Reclamefunctie: de functie van het merk als element ter bevordering van de
verkoop of als handelsstrategisch instrument.
○ Product onder de aandacht brengen
★ Investeringsfunctie (goodwillfunctie): de mogelijkheid om een reputatie te
verwerven en te behouden die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder
kan binden.
○ Jaren investeren in een merk → geladen merk, levert waarde op
★ Garantie- of vertrouwensfunctie: de consument vindt telkens garantie dat het
product dezelfde kenmerken heeft, het bouwt vertrouwen bij de consument op.
Het merkenrecht is geregeld in verschillende wetgeving:
● Beneluxmerken (BVIE, via BBIE)
○ Het Benelux-Gerechtshof fungeert als hoogste rechter in weigerings- en
oppositie zaken, dit kan enkel via de nationale rechter.
● Uniemerken (EU Merkenverordening, via EUIPO)
● Internationale merken (Protocol van Madrid, via WIPO)
, ○ 1 aanvraag en op basis van regels krijg je overal in de wereld rechten voor
het merk. Dus 1 aanvraag waarvoor in verschillende nationale merkenrecht
kan worden geaccepteerd.
Wat kan een merk zijn?
Individuele merken (art. 2.1-2.33bis BVIE): een teken dat dient om de waren of diensten
van een onderneming te onderscheiden.
Certificerings- of garantie merken (art. 2.34bis-2.34nonies BVIE): een merk op grond
waarvan diensten of waren van leden van de vereniging onderscheiden kunnen worden van
andere ondernemingen.
- Certificering Merken hebben geen herkomstaanduidingsfunctie.
Er bestaat een onderscheid tussen absoluut en relatief ontoelaatbare merken.
- Absolute weigeringsgronden: merken die in het geheel niet aanvaardbaar zijn (art.
2.2bis BVIE)
- Relatieve weigeringsgronden (nietigheidsgronden): hier wordt niet aan
automatisch aan getoetst door het BBIE, dat gebeurt alleen op initiatief van de
houders van oudere merkrechthouders.
Vereisten merk (art. 2.1 BVIE)
Art. 2.1 BVIE
Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen
van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van
waren, of geluiden, mits deze:
a. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere
ondernemingen, en
b. in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en
het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming
duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.
★ Teken
○ O.a. woorden, namen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren,
verpakkingen van waren of geluiden.
○ Hier vallen concepten dus duidelijk buiten.
○ Dyson arrest (NVG): er moet worden verhindert dat het merkrecht wordt misbruikt om een
ongerechtvaardigd mededingsvoodeel te verkrijgen. Onvoldoende geconcretiseerde
voorwerpen (zoals ‘een’ transparante verzamelbak) kunnen geen teken vormen in de zin van
het merkenrecht.
★ Onderscheidend vermogen (markttransparantie)
○ Het moet onderscheidend vermogen hebben in relatie tot bepaalde waren of
diensten. Dus hetzelfde teken kan dienen als merk voor verschillende
diensten/waren.
○ Chiemsee arrest (r.o. 49): een teken is slechts een merk als het geschikt is
om gemerkte producten te onderscheiden van andere producten.
○ Het is van belang dat het publiek de herkomst van de producten kan
identificeren aan de hand van het gebruik van het teken als merk.
, ○Dit moet worden bekeken aan de hand van de normaal geïnformeerde en
redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of
diensten (zie o.a. Postkantoor r.o. 75).
★ Duidelijk en nauwkeurig weergeefbaar in het register (registertransparantie)
○ Moet duurzaam, volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn.
○ Elke subjectieve factor moet bij de identificatie en waarneming van het teken
worden uitgesloten (ondubbelzinnig).
Beginsel van specialiteit: de inschrijving geschiedt altijd voor specifieke bepaalde waren of
diensten! Hetzelfde merk kan dus gebruikt worden door verschillende merkhouder, voor
verschillende waren/diensten.
Tekens
● Kleuren kunnen een merk zijn, dmv. kleurcodes.
● Geluiden kunnen een merk zijn, via notenbalk of digitaal bestand.
○ Shield Mark/Joost Kist (NVG)
● Titels, slagzinnen, domeinnamen en telefoonnummers:
○ titels van boeken, films of dvd’s zijn een deel van waar en kunnen daardoor
geen merk zijn.
○ Namen van kranten, tijdschriften of televisieseries door hun wisselende
inhoud wel.
○ Verzameltitels van uitgaven, reclameslogans.
● Geur niet! Hier bestaat geen duidelijk en nauwkeurige manier voor weergave voor.
○ HvJ Sieckmann
Absolute weigeringsgronden (art. 2.2bis BVIE)
In artikel 2.2bis BVIE worden de in lid 1 gronden genoemd in welke gevallen inschrijving van
merken geweigerd kunnen worden:
- NB: zie artikel 2.2bis lid 3 BVIE: een merk wordt niet geweigerd op grond van sub
b, c of d indien er sprake is van inburgering. Dus kan nog steeds worden geweigerd
wanneer er sprake is van een van de situaties uit o.a. sub e!
A. Tekens die geen merk kunnen vormen
Het gaat hier om tekens die in het register niet duidelijk en nauwkeurig kunnen worden
weergegeven, zoals geur.
Aan de gronden B-D ligt het algemeen belang aan de grondslag, dit valt samen met de
herkomstfunctie.
HvJ Heidelberger Bauchemie: een niet visueel weergeefbaar teken kan nog steeds
beschermbaar zijn onder het merkenrecht, zo lang het vatbaar is voor enige grafische
voorstelling (figuren, lijnen, lettertekens). Deze voorstelling dient duidelijk, nauwkeurig, als
zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief te zijn. Dit is
niet het geval bij geur.
, B. Merken die elk onderscheidend vermogen missen
Merken die geen enkel onderscheidend vermogen hebben voor de waren of diensten
waarvoor het merk is aangevraagd. Het moet worden beoordeeld met betrekking op de
bedoelde waren of diensten en op basis van de perceptie door het relevante publiek, dat
bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde
consument van de waren en diensten. Het gaat voorts om de totaalindruk van het merk.
● Bijv. te ingewikkelde of eenvoudige tekens die niet zullen worden herkend als merk.
○ Slogans kunnen eronder vallen wanneer het origineel, kort en makkelijk te
memoriseren is.
○ Verpakkingen
● Het criterium is of het teken voor het in aanmerking komende publiek als merk zal
gelden, of als eenvoudige versiering, vlakvulling, omtrek, serieaanduiding, etc.
HvJ Heidelberger Bauchemie: voor de registratie van een kleurcombinatie als merk is
vereist dat er sprake is van een systematische schikking, een omschrijving en een
kleurcode. Het enkel claimen van kleuren is onvoldoende nauwkeurig, omdat de consument
dan onvoldoende in staat is de combinatie te vatten en memoriseren, bovendien leidt het tot
rechtsonzekerheid.
C. Merken die uitsluitend beschrijvend zijn
Het gaat hier om soortaanduidingen en uitsluitend beschrijvende tekens: soort,
hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van
vervaardiging, verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten.
- Dus geen Apple voor appels, Camel voor kamelen, zeep als schoonmaakmiddel, etc.
- Dit geldt ook voor beschrijvende merknamen in het Engels!
HvJ Chiemsee arrest (r.o. 26): het gaat om het waarborgen van het algemeen belang,
omdat de beschrijvende tekens door iedereen vrij moet worden kunnen gebruikt, om de
kwaliteit en andere eigenschappen van waren aan te duiden, maar ook om de voorkeur van
de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het koppelen van een
positieve gevoelswaarde. Het mag niet aan één onderneming worden voorbehouden.
● Gebruik van een plaatsnaam bekend als aanduiding van de plaats van herkomst, of
een naam die potentieel in de toekomst zo kan worden gebruikt, is alleen toegestaan
wanneer er sprake is van inburgering en het gebruik van de naam dus een nieuwe
betekenis heeft gekregen.
● Een potentieel toekomstig behoefte aan vrijhouding van de plaatsnaam is voldoende.
● Hier vallen dus geen plaatsnamen onder die in de Benelux niet of vrijwel niet bekend
zijn.
Dus relevante factoren (r.o. 51):
❖ marktaandeel van het merk
❖ de intensiteit, geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk
❖ hoogte van de reclamekosten voor het merk
❖ percentage van consumenten die het teken als verwijzing naar een bepaalde
onderneming opvat
❖ verklaringen van kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen
