Jurisprudentie Europees economisch recht (IE-recht)
WEEK 1 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
HR Hijskraan (1953)
Dit arrest heeft betrekking op de vraag of en in hoeverre de nabootsing van een niet door enig IE-recht
beschermd product onrechtmatig is. Onrechtmatig is de nabootsing die zonder aan de deugdelijkheid en
bruikbaarheid afbreuk te doen had kunnen worden voorkomen en verwarring veroorzaakt.
Ongeoorloofde mededinging.
HR Holland Nautic / Decca (1986)
Centraal staat het profiteren van een niet door enig IE-recht beschermde prestatie van de concurrent. Het
profiteren van de prestatie is op zichzelf niet onrechtmatig, ook niet wanneer de concurrent daarvan
nadeel ondervindt. Bijzondere omstandigheden kunnen het profiteren niettemin onrechtmatig maken. Bij
de beantwoording van deze onrechtmatigheidsvraag past terughoudendheid. Immers, door deze vraag
bevestigend te beantwoorden wordt een bescherming verleend die niet wezenlijk verschilt van de
bescherming die door een absoluut recht van IE wordt geboden.
HR All Round / Simstars (2017)
In dit arrest geeft de Hoge Raad een uitgebreid overzicht van de regels die gelden in het slaafse
nabootsingsrecht. Daarbij is het uitgangspunt dat nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring
veroorzaakt een vorm van oneerlijke mededinging is, waartegen met een vordering uit onrechtmatige
daad kan worden opgekomen, hetgeen strookt met art. 10bis VvP. Het arrest leert verder onder meer:
- dat van verwarring t.a.v. een nagebootst product eerst sprake kan zijn indien dat product een
eigen gezicht heeft op de relevante markt;
- dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat
een product een eigen gezicht heeft op de markt. Zij kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van
bekendheid van de naam van het merk. Het verbod op slaafse nabootsing beschermt niet tegen
aantasting van deze laatste;
- dat het eigen gezicht op de markt kan afnemen en zelfs verdwijnen;
- dat bij de beoordeling of sprake is van (een gevaar voor) verwarring, de rechter alle relevante
omstandigheden van het geval dient te betrekken, en;
- dat het begrip verwarringsgevaar ruim uitgelegd moet worden en zowel directe als indirecte
verwarring omvat.
1
, WEEK 2 – MERKENRECHT
HvJ EU Windsurfing Chiemsee (1999)
Het algemeen belang om beschrijvende tekens (art. 2.20 lid 2 sub c BVIE) vrij te houden, waaronder
populaire geografische aanduidingen, is dat beschrijvende tekens door eenieder ongestoord kunnen
worden gebruikt. Dit belet dat tekens door inschrijving als merk aan één onderneming worden
voorbehouden.
Vooral t.a.v. geografische aanduidingen bestaat een algemeen belang van vrijhouden, in het bijzonder
wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën
van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consument anderszins te beïnvloeden,
bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met positieve
gevoelswaarde.
Er is sprake van een geografische aanduiding indien (zie ook HvJ EU Neuschwanstein, 2018):
- in de opvatting van de betrokken kringen op het ogenblik van de aanvraag;
- met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht;
- dan wel redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is.
Er is sprake van inburgering (art. 2.2bis lid 3 BVIE) wanneer het teken indien:
- zij na het gebruik dat ervan is gemaakt;
- geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van
een bepaalde onderneming te identificeren;
- en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
De bevoegde autoriteiten moeten dit beoordelen a.d.h.v. alle factoren. Daarbij moet met name het
specifieke karakter van de betrokken geografische benaming in aanmerking worden genomen. Bij de
beoordeling van het OV van het merk waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wordt ook rekening
gehouden met:
- het marktaandeel van het merk (zie ook HvJ EU Europolis, 2006);
- de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk;
- de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk;
- het percentage van de betrokken kringen dat de waar o.b.v. het merk als afkomstig van een
bepaalde onderneming identificeert, alsmede;
- de verklaringen van de KvK en industrie of van andere beroepsverenigingen.
HvJ EU Lloyd / Loint’s (1999)
Verwarring bij het publiek:
- Publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijke, omzichtige en oplettende
gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.
- Aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of
diensten waar het om gaat.
2
,HvJ EU Sieckmann (2002)
Art. 2.1 BVIE geeft geen uitputtende opsomming van tekens die een merk kunnen vormen. Hoewel deze
bepaling geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals geuren, zijn
die tekens dus niet met zoveel woorden uitgesloten. Dit artikel moet derhalve aldus worden uitgelegd dat
een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het
vatbaar is voor grafische voorstelling.
Die grafische voorstelling moet een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid d.m.v.
figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Ten slotte dient
met de voorstelling elke subjectieve factor bij de identificatie en waarneming van het teken te worden
uitgesloten. De grafische voorstelling moet dus ondubbelzinnig en objectief zijn.
HvJ EU Ansul / Ajax (2003)
Bij de vraag of sprake is van ‘normaal gebruik’ van een merk in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE is het
onder meer van belang dat het merk wordt gebruikt om voor de waren of diensten in kwestie een afzet te
vinden of te behouden. Ook indien het merk enkel nog wordt gebruikt voor onderdelen die moeten
worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de waren, of voor waren of diensten die
rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de
behoeften van de afnemers daarvan te voldoen (zoals onderhoud en reparatie), kan van normaal gebruik
sprake zijn.
HvJ EU Postkantoor (2004)
Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de
waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd (art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE), is zelf ook
beschrijvend voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn
bestanddelen. Daarvoor moet het woord:
- ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver
genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de
bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen;
- ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen
betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.
In het laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen,
niet zelf beschrijvend is in de zin van art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE.
HvJ EU Europolis (2006)
Inschrijving van een merk o.g.v. art. 2.2bis lid 3 BVIE is enkel toelaatbaar indien wordt aangetoond dat dit
merk door het gebruik ervan OV heeft verkregen in het hele grondgebied van de Benelux waar een
weigeringsgrond bestaat. Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van de Benelux
bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te
staan dat het merk door gebruik OV heeft verworven in dit gehele taalgebied.
3
, Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een
aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst o.b.v. het merk als van een bepaalde onderneming
afkomstig identificeren.
HvJ EU Lindt / Hauswirth (2009)
Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van art. 2.2bis lid 2 BVIE,
moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken
en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken (ex tunc),
en met name met:
- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een
gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor
verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en;
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor
inschrijving is aangevraagd, geniet.
HvJ EU Neuschwanstein (2018)
In deze zaak is geen sprake van een plaats, maar van een gebouw. Er is geen sprake van een geografische
aanduiding (art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE), indien:
- in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een plaats bekend zijn, of;
- het gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken
kringen kunnen aannemen dat de betrokken warencategorie uit deze plaats afkomstig is.
HvJ EU Sky / SkyKick (2020)
De absolute weigerings- en nietigheidsgronden (art. 2.2bis BVIE) worden in de wet limitatief opgesomd.
De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de
waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven, is niet zo’n grond.
Het feit op zich dat een aanvrager van een merk geen voornemen heeft om het merk te gaan gebruiken,
levert geen kwade trouw op (art. 2.2bis lid 2 BVIE). Van kwade trouw kan wel sprake zijn als de aanvrager
de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de
eerlijke gebruiken in de handel, dan wel om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden
dan die welke vallen onder de functies van het merk.
HvJ EU Doublemint (2003)
Een merk is louter beschrijvend indien (art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE):
- de betrokken kringen het teken daadwerkelijk opvatten als een beschrijving van de kernmerken
van de waren of diensten, en;
- een teken meerdere betekenissen heeft en ten minste één daarvan deze kenmerken beschrijft.
4
