Merkenrecht ®
Weigering op absolute gronden = inschrijving van een merk (2.2bis)
1. Is het een teken in de zin van 2.1 BVIE? 2.2bis sub a (Dyson/Sieckman)
Voldoende duidelijk en nauwkeurig 2.1 sub b.
Kleurcombinatie kan een merk zijn -> Heidelberger Bauchemie, mits
systematische schikking.
Betoogd wordt wel dat kunstwerken geen merk kunnen zijn, te
ingewikkeld. Zouden mensen dit uberhaupt ooit als merk kunnen zien.
2. Heeft het onderscheidend vermogen? 2.2bis sub b
Wordt het teken door het relevante publiek herkend/opgevat als merk,
of slechts als versiering/serieaanduiding etc.
Vormmerken: wijkt het significant af van wat gebruikelijk is? (Henkel).
Wijnfles voor wijn kan in dat kader dan niet, maar voor een automerk
wellicht wel. Het chocoladekonijn van Lindt week niet voldoende af, en
ook dat is niet voldoende onderscheidend (‘niet significant afwijkend op
het gebied van vormen wat gebruikelijk is op dit gebied’).
Kunstwerken worden bijv. ook niet als merk gepercipieerd, al zou het voor
Strontsium weer wel onderscheidend kunnen zijn.
Het gaat hier om de vraag of het teken voor het relevante publiek als
merk zou worden herkend/opgevat, of slechts als
versiering/verfraaiing/serieaanduiding.
3. Is het beschrijvend? 2.2bis sub c (aanduiding kenmerk)
DoubleMint: Te beschrijvend indien het in minstens een van de
potentiële betekenissen beschrijvend is.
BioMild: combinatie van twee beschrijvende woorden is ook beschrijvend
Naar het oordeel van de gemiddelde consument waarvoor de waren of
diensten zijn bedoeld
Neuschwanstein: naam van het kasteel, dus geografische plek. HVJ EU
heeft bepaald dat dit voor merchandise en souvenir artikelen wel kon,
omdat het niet wijst op de kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de
waren. In het verlengde daarvan is hetzelfde bepaald in HR Amsterdam
University (maar te beschrijvend voor kantoorartikelen, want dat heeft
onmiskenbaar met universiteit te maken. Niet erg om monopolie te
hebben op merchandise, maar wel op kantoorartikelen – Drijber snapt dit
niet).
Chiemsee gaat over plaats van herkomst en dus geografische
aanduiding. Het gaat hier om truien, en het enkele feit dat het merk
Chiemsee er op staat maakt het nog niet beschrijvend. Geen direct
verband, net zoals Mont Blanc voor vulpennen.
Woordmerken (soms): beeld toevoegen. Maar niet altijd, in BioID werd
door het HVJ EU bepaalt dat dit niet voldoende was.
4. Is het in het normaal taalgebruik gebruikelijk (vrijmerken)? 2.2bis sub d
Voorbeeld: koeienkop bij zuivel
, Naar het oordeel van de gemiddelde consument voor wie de waren of
diensten zijn bedoeld.
5. Bijzondere weigeringsgronden voor vormen en andere kenmerken: 2.2bis
sub e Let op: niet combineren! Inburgering niet mogelijk. Ratio:
beperken samenloop met andere IE-rechten.
i. Aard van de waar: Het gaat bij de aard van de waar om kenmerken
die inherent zijn aan de aard van de waar (bijvoorbeeld een ronde bal,
een kromme bananendoos). De ratio hierachter is het de vrijheid van
mededinging/vrijhouden van basisvormen. In Hauck/Stokke is het
HVJ EU nog iets verder gegaan: alles waar het publiek in het bijzonder
naar op zoek is. Bij een TripTrap stoel: stevige stoel, die praktisch is,
niet omvalt. Die kenmerken waar mensen naar op zoek zijn, vallen
onder de aard van de waar. Het gaat dan dus om kenmerken die een
gebruiksvoordeel opleveren en waar men specifiek naar zoekt. Hoe
je de KitKat kan breken, kan een kenmerk met gebruiksvoordeel zijn.
Denk ook aan de Rubiks Kubus.
ii. Noodzakelijk voor technische uitkomst (Philips/Remington:
apparaatgerichte leer: techniekrestrictie is van toepassing indien de
wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst
zijn toe te schrijven). Het gaat daarbij om de manier waarop de waar
functioneert, en niet hoe deze is vervaardigd (Nestle/Cadbury;
KitKat).
iii. Wezenlijke waarde aan de waar (bijv. de Louboutinzool, of inhalator
in de vorm van een dier – sprake van esthetische innovatie en
aantrekkelijkheid. Benetton/G-Star). Wokkels geven geen wezenlijke
waarde aan de waar, B&O Loudspeaker wel en Stokke-stoel wel.
6. Is het in strijd met de openbare orde/goede zeden 2.2bis lid 1 sub f (Fuck
Ju Gothe: openbare orde ziet op beoordeling objectieve criteria, en goede
zeden op subjectieve waarden). ‘Curve’ voor medische apparatuur mag
niet want in het Roemeins is dit het meervoud van ‘curva’.
Let op: inburgering (sub b/c/d) -> 2.2bis lid 3 BVIE. Remington: inburgering
kan niet bij sub e.
Chiemsee: Bij het bepalen van onderscheidend vermogen door inburgering kan
met alles rekening gehouden worden, een geografische naam kan ook
inburgeren.
Een slagzin kan onderscheidend vermogen krijgen door gebruik in combinatie
met een merk, en derhalve zelf een merk worden (Have a Break).
Inburgering kan slechts indien er onderscheidend vermogen bestaat in gehele
Benelux (Europolis). Bij Gemeenschapsmodellen geldt dat merken moeten zijn
ingeburgerd in de gehele EU (Werthers Echte): Indien er nog een substantieel
deel in de EU is waar het een soortnaam is, kan het nog steeds niet als merk
geclaimd worden.
Bij inburgering van een beschrijvend teken, is inburgering in de taal waarin het
beschrijvend is (Nederland en Vlaanderen) vereist. In de andere landen is het
immers niet beschrijvend
2
, Let op: verwording tot soortnaam 2.27 lid 1 sub a BVIE.
Bostongurka, Tea Bo.
Kornspitz: Bij langdurig gebruik zonder duidelijk maken dat het een merk is,
dat verwording tot soortnaam kan ontstaan.
Beste manier om het te voorkomen: soortnaam introduceren (‘Red Bull – Energy
drink’).
Soortaanduiding: Levi’s sierstiksel (aanvankelijk herkend -> verworden tot
soortnaam -> nu weer ingeburgerd door intensieve handhaving).
NB: Design kan vrijwel nooit een merk zijn, het is ofwel niet onderscheidend
genoeg (wijkt niet significant af), ofwel een of meer gebruikskenmerken zijn
inherent aan de generieke functie van de waar naar de consument naar zoekt
(aard van de waar), ofwel er is een esthetische/artistieke waarde (wezenlijke
waarde).
Bijzondere zaak: Gömböc: je moet tevens kijken naar de werking.
Technische bepaaldheid: gaat niet alleen om de afbeelding, maar ook om de
werking.
Wezenlijke waarde: het wiebelen zelf geeft een esthetische waarde.
Samenloop met modellenrecht is niet doorslaggevend.
Een siervoorwerp kan een merk zijn voor siervoorwerpen, maar de kans is heel
klein want in de categorie siervoorwerpen zal iets snel een wezenlijke waarde
aan de waar geven.
Oudere merken -> oudere regels (HVJ EU Textilis).
Oppositie = aanvechten van de inschrijving van een merk (2.2ter)
Kan alleen als je zelf een geldig recht hebt natuurlijk 2.19, 2.27
Merkinbreuk = verzetten tegen gebruik van een merk (2.20 lid 2 BVIE
jo. 9 MerkenVo)
1. Is er sprake van een ingeschreven merk? (Art. 2.2 jo. 2.19 BVIE), anders
geen rechten. Tenzij bekend merk -> 6bis UvP
2. Is het merk (nog) geldig? 2.27 BVIE
Lid 1 sub a: verwording tot soortnaam (en merkhouder heeft niet
opgetreden)
Lid 2: geen normaal gebruik, jo. 2.23bis gedurende 5 jaar.
Daarbij: het enkele feit dat het is ingeschreven, is geen garantie dat het
geldig is. Misschien is het wel ten onrechte ingeschreven.
3. Voorvraag 1: Wordt het aangevallen teken gebruikt?
Aanbrengen, vermelden, adverteren etc.
Mitsubishi: verwijderen van een merk kan gebruik zijn
Google France: het verkopen van AdWords is geen merkgebruik (‘de
verlener van een zoekmachine die een teken als trefwoord opslaat maakt
geen gebruik van dit teken’).
Het inkopen van een merk als adword is wél gebruik. (Of het toegestaan
is, hangt af van of het door dit gebruik het moeilijk of onmogelijk maakt
voor de consument om te weten of de waren of de waren of diensten
3
